英文契約書の相談・質問集69 売主は他社の知的財産権を侵害しないことを保証すべきですか。

 

 英文契約書の作成,チェック(レビュー/審査),翻訳(英訳/和訳),修正の依頼を受ける際によく受ける相談・質問に,「売主は他社の知的財産権を侵害しないことを保証すべきですか。」というものがあります。

 

 例えば,日本のメーカーが,他国において販売店(Distributor)を指名し,販売店との間で販売店契約(Distribution/Distributorship Agreement)を締結し,自社商品を販売展開することにしたとします。

 

 その際,自社の商品が,販売店が販売展開をする国の販売地域(Territory)において,第三者の保有する知的財産権を侵害しないかということが問題になります。

 

 日本のメーカーが特許権,商標権,意匠権,著作権などの知的財産権を進出国においても登録などしてあり,侵害が問題にならないことが事前に確認できていれば問題はないかと思います。

 

 この場合,日本のメーカーが,自社製品が販売地域において第三者の知的財産権を侵害することがないことを保証するという条項を英文契約書に入れても,第三者の権利侵害がないことが確認できているので基本的に問題はないということになります。

 

 また,販売店からすれば,メーカーからこのような保証は受けたいでしょうから,交渉がスムーズに進みます。

 

 ところが,現地国で特にその商品について知的財産権の登録はしていないし,他社の知的財産権を侵害していないかどうかはわからないというときには,この問題が生じます。

 

 メーカーからすれば,自国において他社の知的財産権を侵害しないということまでは,調査の上保証できたとしても,他国において侵害がないということまで保証することは現実的ではないということもあるかと思います。

 

 このような場合には,最もメーカーに有利にするには,そもそも自国以外の他国において他社の知的財産権を侵害しないということを保証せず,第三者から知的財産権の侵害クレームがあった場合,販売店の責任と費用負担で対処するように規定することです。

 

 もっとも,この規定は,メーカーにかなり有利=販売店にかなり不利ですので,販売店の力が大きいような場合には承諾してくれないこともよくあります。

 

 次に,よくとられる対処法は,To the best of Supplier's knowledgeなどとして,「サプライヤーが知る限り」知的財産権の侵害はないという留保を付けて契約書で保証するという方法です。

 

 これにより,もし第三者の知的財産権侵害の事実があった場合でも,販売店が,サプライヤーが知的財産権の侵害の事実を実は知っていたということを立証できない限りは,メーカーは原則として責任を負わないということになります。

 

 ただ,この場合でも,何も調査せずに侵害の可能性が極めて高いような場合に契約したなどとなれば,責任を生じる可能性はあるでしょうから,防御としては完璧ではないでしょう。

 

 予算の問題もあると思いますので,どこまで可能かという問題はありますが,特に価格が高いものをB to Bで取引するような場合は,事前に現地の弁護士などにも問合せて調査する方が安全であることは間違いありません。

 

 少なくとも,メーカーの立場としては,販売店に求められるがまま安易に知的財産権侵害がないことを保証すべきではないでしょう。

 

 反対に,販売店やライセンシーからすれば,製品を販売・利用していたら,突然第三者から知的財産権侵害のクレームを受けたとなれば,大きな損害を受けることになりかねない事態となるため,契約時に保証についてメーカー・ライセンサーと交渉すべきことはいうまでもありません。

 

 ちなみに,この第三者の知的財産権を侵害しないことの保証条項がある場合,販売店などが損害を被った際に,その損害額については上限なく,立証された損害額全額をメーカーが負担するとして,責任制限(Limitation of Liability)が外されていることもよくありますので,メーカーとしては注意が必要です。

 

→next【英文契約書の相談・質問集70】 知的財産権侵害の保証内容はどういうものありますか。

 

 

 

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