英文契約書 License Agreement（ライセンス契約／使用許諾契約）

 

　License Agreement（ライセンス契約／使用許諾契約）とは，技術供与，商標・ブランド使用，キャラクター使用や，販売店契約（Distribution/Distributorship Agreement）の際の販促・マーケティングなどを目的として，知的財産権の保有者が，第三者に対し，その使用を許諾する契約を指します。

 

　ライセンス契約を作成する際に注意すべき点は，概ね以下のとおりです。

 

　① どの知的財産権の許諾を許すのか

　通常，企業は，有体物だけではなく，商業的な価値のある無体物（intangible items）を保有しています。

 

　これは，例えば，特許権や著作権のように法的に保護されている権利のほか，いわゆるノウハウなども含みます。

 

　ここではこれらを総称して知的財産権（Intellectual Property Rights）と呼びます。

 

　この知的財産権のうち，当該契約によりどの権利の使用を許諾するのかを確定する必要があります。

 

　具体的には，商標，ロゴ，特許などが考えられますが，ロゴなどについては複数ある場合がありますから，どのロゴなのか特定しないと，後で問題を生じます。

 

　一般的には別紙などをつけてどのロゴなのかを指定します。

 

　② 使用許諾の範囲　

　使用を許諾する知的財産権を選定したら，その対象物をどこまで使用させるか，使用許諾の範囲・目的（scope・purpose）を明確にする必要があります。

 

　例えば，商標・ロゴであれば，販促やブランディングのために，ライセンシーのウェブサイト，パンフレット，チラシ，文房具までは良いが，名刺には表示できないなどです。

 

　また，キャラクター使用のための著作権（copyright）を使用許諾するとした場合，それをグッズにして良いのか，漫画にしてよいのか，映画にしてよいのか，その使用目的・範囲を明確に限定する必要があります。

 

　ライセンス契約では，①何を②どの範囲で使用許諾するのかが契約の最も重要な部分ですので，十分に協議し最新の注意を払って条項化しましょう。

 

　また，ライセンシーの範囲も検討することになります。ライセンシーとなる者は契約当事者の一社だけでよいのか，それともグループ会社を含むのか，ライセンシーとなる者の範囲も決めておく必要があります。

 

　さらに，ライセンスを受けて知的財産権を利用してよい地域（territory）についても設定します。通常はライセンス地域外での知的財産権の使用は認められないことになります。

 

　③ 独占か非独占か

　ライセンサーがライセンシーに許諾する使用権は，一定の地域（territory）において，そのライセンシーのみに与えるのか，それとも，それ以外の第三者にも与えられるのかを決める必要があります。

 

　前者は，独占契約でexclusiveとなり，後者は，非独占契約でnon-exclusiveとなります。

 

　当然ですが，独占のほうがライセンシーが受ける利益は大きいのでロイヤリティが高くなることになります。

 

　④ 譲渡ではないことの確認・サブライセンス権の有無

　ライセンス契約は，あくまで，知的財産権の一定の範囲における使用を許諾するものですから，当然権利を譲渡するものではありません。

 

　したがって，この点を契約書において明示的に宣言しておく方が安全です。

 

　そうでないと，使用を許諾したつもりが，そのまま権利を譲渡したと解釈される余地が出てきてしまうからです。

 

　契約書には，使用許諾にすぎず，知的財産権そのものを譲渡したり，当該知的財産権に関する何らかの権利を付与したりするものではないということを記載します。

 

　また，ライセンシーは，対象となる知的財産権やこれに類似する権利を自国において登録しようとしてはならないなどという禁止事項を入れる場合もあります。

 

　さらに，ライセンシーが使用許諾を受けた知的財産権を第三者にサブライセンス（sub-license）する権利まで与えるかどうかも確定させる必要があります。

 

　サブライセンス権とは，ライセンシーがライセンサーの知的財産権をさらに第三者に使用許諾する権利のことをいいます。

 

　そして，サブライセンスを許すのか禁じるのかについても契約書で明確に定めておくべきです。

 

　⑤ ロイヤリティー

　知的財産権の使用許諾を与える対価として，ライセンシーがライセンサーに対して支払うロイヤリティー（royalties）について取り決めます。

 

　ロイヤリティーの定め方は複数ありますが，一般的なのは，

　1. 最初に一括払いして，その後は支払う必要がない場合

　2. 最初のロイヤリティーの支払いを定めるとともに，定期的に売り上げ成績などに連動させてランニングロイヤリティーを定める場合

　などが挙げられます。

 

　もちろん，販売店契約（Distribution/Distributorship Agreement）の一環としてライセンス許諾がなされるようなときは，敢えてライセンス許諾の対価としては費用を徴収しない（無償＝free of charge）こともよくあります。

 

　トラブルになりにくいのは，一般に一括払いの場合だと思います。

 

　ランニングロイヤリティーの場合，取引内容によってはその計算方法，額を巡って争いが起こる場合があります。

 

　⑥ 第三者からの知的財産権の侵害クレーム

　ライセンサーの知的財産権が第三者の権利を侵害しているとして，当該第三者からクレームが来たり，裁判が起こされたりする場合があります。

 

　この場合に，ライセンサーとライセンシーのどちらが対応し，対応にかかる費用を負担するのか，という問題です。

 

　これはかなり重要です。基本的には，訴訟などの場合は特に，権利者であるライセンサーが対応しなければ，実質的な紛争処理にはならないことが多いでしょう。

 

　そのため，ライセンサーが，対象の知的財産権が第三者への権利を侵害する（infringement）ことはないという表明保証責任（representation and warranty）を負うことを明示し，その上で，訴訟追行やクレーム対応をライセンサーが行うと規定することがあります。

 

　また，ライセンサーがクレーム対応したり，訴訟対応したりした場合のコストもすべてライセンサーが負担するとする場合もあります。

 

　クレームの性質などに応じて，ライセンサーとライセンシーが割合で負担すると定めることもあります。

 

　また，反対に，ライセンシーがすべて対応し，その費用も負担するとすることもあります。

 

　これはライセンシーにとってかなり負担が大きいですが，他方，ライセンサーにとってもリスクがあります。

 

　なぜなら，ライセンシーの訴訟追行に問題がったことにより，敗訴したりして，その影響が自身の知的財産権に実質的に波及することがあるからです。

 

　そのため，ライセンシーに対応義務を課す場合でも，訴訟追行は，ライセンサーの指揮によるとしたり，裁判関連書類はすべてライセンサーに提示させると定めたり，和解するときはライセンサーの許可が要るなどと定めることがあります。

 

　こうした知的財産権の侵害についての補償条項についてはこちらの記事を参考にされて下さい。

 

　⑦ 契約期間・保証

　ライセンサーがライセンシーに対して使用許諾する期間を定める必要があります。

 

　期間はTerm（期間）条項で定められることが一般的です。

 

　知的財産権が存続する限り永久に使用を許諾するという場合は，perpetualと表現します。

 

　また，ライセンス期間中であっても，例えば契約違反を理由とした解除により終了することなどについても通常記載します。

 

　さらに，ライセンスの対象となるものがソフトウェアなどの場合は，正常な動作について保証期間（Warranty Period）が設定されることがあります。

 

　⑧ 契約終了後の義務

　ライセンス契約が終了した場合，知的財産権の使用が許されなくするのは当然ですが，その他の点についても取り決めが必要です。

 

　たとえば，商標やロゴがライセンシーの販促品などに表示されている場合，これを撤去させる必要があります。

　また，資料や記録物の返還・破棄を求める必要があるでしょう。

 

　データの破棄などはどのような方法で実行させるのか，また，どのように破棄を確認するかなどについても検討する必要があります。

 

　データの破棄の確認は，破棄したことを証明する書面（certificate）をライセンシーに提出させると定めることが多いです。